海外で商標を取るなら、マドプロと直接出願のどちらを選ぶべきか

海外出願を検討されるクライアントから頻繁に受ける質問です。

正確に言うと、直接出願とマドプロ経由がありますという話をすると、どちらがよいのかと質問されるのが事実ですが。

1．2つのルートとは

海外で商標権を取得する方法は、大きく2つです。

（１）直接出願（各国出願）
権利を取りたい国の特許庁に、その国の代理人を通じて個別に出願する方法です。日本での商標登録の有無とは無関係に、単独で手続きできます。

（２）マドプロ出願（国際登録出願）
マドリッド協定議定書に基づく制度です。日本国特許庁を窓口として英語の願書を1通提出し、その中で保護を求めたい国（指定国）を選びます。WIPO（世界知的所有権機関）で国際登録された後、指定した各国の特許庁がそれぞれ審査します。

誤解されやすいのですが、マドプロは「1回の出願で世界中に効く権利」を作る制度ではありません。特許の国際出願であるＰＣＴが加盟国全部指定となるので、マドプロも同じと思われる方が結構多いのですが、マドプロは出願時に権利化したい国を指定する必要があり、その国の印紙代も支払う必要があります。そして、出願すると国際登録されますが、大事なのはその後です。マドプロは国際登録後に各国で登録性について審査されますので、あくまでマドプロは出願を統一の方式で行なうことができる制度に過ぎません。

２．どちらがおすすめ？

（１）出願時
マドプロを使うには、日本で同じ商標の出願または登録があることが必須となります（基礎出願・基礎登録）。しかも、商標そのものと権利者名義は基礎と同一でなければならず、指定商品・役務も基礎の範囲を超えられません。日本で権利を持っていない、あるいは日本では使わない商標を海外だけで取りたい、という場合は、そもそもマドプロは選択肢に入りません。

マドプロの費用は、スイスフラン建てでWIPOに納める国際手数料と、日本国特許庁に納める手数料（9,000円，あるいは，為替に応じて所定のスイスフラン）、そして代理人費用で構成されます。国際手数料の内訳は次のとおりです。

・基本手数料：白黒の商標で653スイスフラン、色彩付きで903スイスフラン
・個別手数料：米国など、独自の料金を設定している国について、その国が定める額
・付加手数料：個別手数料を設定していない国について、1か国あたり定額
・追加手数料：3区分を超える区分について

金額は改定されるため、実際の見積りはWIPOのFee Calculatorで確定額を確認します。区分数と国数の両方で増えていく構造だと思ってください。

一方の直接出願は、国ごとに現地代理人費用と官庁費用がかかります。単純に足し算で増えていきます。

では分岐点はというと、まず指定する（出願する）国の数から考えると3か国前後が基準となります。1〜2か国程度なら直接出願のほうが安いか、ほぼ変わりません。指定国が増えるほどマドプロが有利になります。

ただし国によってマドプロがおすすめ、直接出願がおすすめという国もあります。マドプロがおすすめなのは断トツＥＵ（広域指定）です。ＥＵの代理人に直接出願の依頼をしようとすると、マドプロの方が良いのではと言われることもあります。

一方で直接出願がおすすめなのは米国です。もとが使用主義の国であり、コモンローやら色々絡む国ですし、訴訟も多いですし、ほぼ拒絶の通報も来ます。前回拒絶の通報がされたので指定商品を前回の最終と同じにして出願しても、違う審査官が拒絶の通報をしてきます。反論しても、案件毎で首を縦に振らないことも多いです。従って、最初から現地代理人を立てて直接出願した方が後々楽ではあります。ただし、費用のみで言うとマドプロの方が安いです。

その他ですと中国や韓国は日本の代理人との関係も深いので直接出願してもマドプロと費用的な差は小さいので直接出願しても良いでしょう。特に中国は拒絶理由通知が相当多い国になっているため、現地代理人に相談しながら進めるというのは良いことです。

そして、マドプロでも各国が独自に審査するため、拒絶の通報（provisional refusal）が届けばその国の代理人を立てて応答する必要があり、費用が発生します。この費用は直接出願の方が安かったり、受ける可能性も直接出願の方が少なかったりするため、費用的には大差ないという可能性はあります。

もう一点忘れていたのですが、直接出願では公証や領事館認証を求められる国がありますので、それらの国に出願するときはマドプロの方が楽です。大分減っては来ましたが。

（２）登録後の管理

コストよりも実務上ありがたいのは、権利になった後の一元管理です。

マドプロの場合
更新：各国バラバラではなく、国際登録の更新手続き1回で全指定国をまとめて10年更新できる
名義変更・住所変更：会社の移転や社名変更、事業譲渡の際、WIPOへの1つの手続きで全指定国に反映できる
事後指定：後から進出先が増えたとき、同じ国際登録に国を追加できる（新規に出願し直すより手続きが軽い）

海外に10か国、20か国と権利を持つと、各国代理人にそれぞれ依頼して手数料を払う手間は無視できません。ここはマドプロの明確な強みです。

３．マドプロのデメリット

（１）台湾・香港・マカオには使えない
台湾・香港・マカオではマドプロを利用できません。これらの国・地域は直接出願しか方法がありません。

（２）米国は指定商品の記載が厳しい
先に記載したことと共通してしまうのですが、米国は指定商品・役務の特定性を強く要求するため、日本の基礎出願の記載をそのまま英訳して指定すると、まず拒絶されます。加えて使用主義の国であり、登録後も使用証明の提出が求められます。米国が主戦場なら、はじめから現地代理人に指定商品を組み立ててもらう直接出願のほうが、結果的に早く確実なことが多いです。

（３）中国は区分の下位分類の扱いが独特
こちらも先の話に共通してしまうのですが、中国には「類似群」に相当する細かい下位分類があり、指定の仕方で権利範囲が実質的に決まります。マドプロで日本の記載を持ち込むと、意図した範囲がカバーされないことがあります。

（４）セントラルアタックのリスク
国際登録の日から5年以内に、日本の基礎出願・基礎登録が拒絶・取消・無効などで失効すると、それに連動して国際登録も効力を失います。これがセントラルアタックです。
そのため、日本の出願が拒絶されるかもしれない微妙な商標を基礎にしてマドプロを使うのは危険です。基礎出願ではなく基礎登録が済んでから国際出願するほうが、このリスクは下がります。
なお、万一失効しても各国の国内出願に変更する救済措置（転換出願：国内出願への変更）はありますが、国ごとに手続きと費用が発生し、かなりの負担になります。

４．判断のめやす

実務では併用もよく使います。主要国はマドプロでまとめ、非加盟国や権利範囲を作り込みたい国だけ直接出願する、という組み方です。「どちらか一方」と考える必要はありません。

５．まとめ

マドプロは「安い制度」ではなく、国数が増えるほど有利になり、取得後の管理が軽くなる制度です。逆に、少数国への出願や、その国の事情に合わせて権利範囲を設計したい場合には、直接出願のほうが適しています。

判断の材料になるのは、進出先の国と時期、扱う商品・サービスの範囲、そして日本での権利の状況です。この3つが決まれば、どちらが合理的かはおおむね見えてきます。海外展開のご予定がある方は、出願前の段階でご相談ください。